Varemærker, patenter, designrettigheder og øvrige immaterielle aktiver kan udgøre en væsentlig del af virksomhedens værdi. Alligevel oplever vi, at IP-forhold ikke altid får den nødvendige opmærksomhed i en M&A-proces. Det kan få konsekvenser for både købesummen og mulighederne for at videreføre forretningen.
Ejer virksomheden IP-rettighederne?
Et centralt spørgsmål i en IP-due diligence er, om virksomheden faktisk ejer de rettigheder, der er væsentlige for forretningen.
Vi ser f.eks. varemærker, som er registreret i ejerens private navn eller i et andet selskab. Design, software og andre rettigheder kan være udviklet af eksterne samarbejdspartnere, uden at ejerskabet er tilstrækkeligt reguleret.
Rettighederne kan desuden være pantsat eller omfattet af licens- og samarbejdsaftaler, som begrænser mulighederne for at udnytte eller overdrage dem.
Er rettighederne gyldige og relevante?
En oversigt over registrerede rettigheder giver ikke nødvendigvis et retvisende billede af virksomhedens IP-portefølje.
Vi ser varemærkeregistreringer, som ikke længere anvendes, og som derfor kan være sårbare over for krav om ophævelse som følge af manglende opfyldelse af brugspligten. Andre registreringer er udløbet, fordi de ikke er blevet fornyet.
Virksomheden kan også have ændret sit logo uden at opdatere registreringerne, ligesom vare- og tjenestefortegnelserne ikke nødvendigvis længere dækker de produkter og tjenesteydelser, der faktisk sælges.
For patenter og patentansøgninger er det væsentligt at undersøge beskyttelsesomfanget både teknisk og geografisk.
For udstedte patenter er beskyttelsesomfanget fastlagt og her er det vigtigt at få vurderet om den teknik, der beskyttes, fortsat har værdi enten fordi det yder beskyttelse på virksomhedens faktiske produkter eller fremtidige produkter og på relevante markeder. Eller alternativt om den beskyttede teknologi har værdi i form af licensering. Udover beskyttelsesomfanget er det væsentligt at undersøge gyldighed og resterende løbetid.
Patentansøgninger under behandling kan have en fremtidig værdi, og indebærer både en usikkerhed i form af om der kan opnås udstedte patenter, men også en mulighed for at agere aktivt for at tilrette beskyttelsesomfanget i forhold til den produktudvikling, der har forgået eller fortsat pågår.
Tilsvarende bør det undersøges, om designregistreringerne dækker virksomhedens aktuelle produkter.
Verserende indsigelses-, ugyldigheds- og krænkelsessager kan desuden påvirke rettighedernes værdi og mulighederne for at udnytte dem.
En omfattende IP-portefølje er derfor ikke nødvendigvis en stærk IP-portefølje, og en lille portefølje kan modsat være særdeles værdifuld.
Kan virksomheden fortsætte sine aktiviteter uden at krænke andres rettigheder?
En IP-due diligence bør også afdække, om virksomheden har den nødvendige beskyttelse på sine vigtigste markeder, og om den risikerer at krænke andres rettigheder.
En virksomhed kan mangle varemærkebeskyttelse på centrale markeder. For teknologitunge virksomheder kan en Freedom to Operate-analyse være relevant, uanset om virksomheden selv er patentaktiv eller ej. Et ejerskab til et patent giver ikke nødvendigvis ret til frit at fremstille og markedsføre produktet.
Konsekvenserne kan være alvorlige, hvis køberen efter overtagelsen bliver mødt med krav om at stoppe salget af et centralt produkt eller ophøre med at anvende et varemærke.
Derudover bør virksomhedens knowhow og forretningshemmeligheder gennemgås for at sikre, at værdifuld viden er tilstrækkeligt beskyttet.
IP-forhold kan påvirke købesummen
Uafklarede IP-forhold kan føre til krav om særlige garantier, skadesløsholdelse eller et prisnedslag. Omvendt kan en velbeskyttet og veldokumenteret IP-portefølje understøtte virksomhedens værdi og styrke sælgers forhandlingsposition.
Virksomheder, der overvejer et salg, bør derfor få gennemgået deres IP-forhold i god tid. Det giver mulighed for at afklare ejerforhold, få ryddet op i registreringerne og håndtere eventuelle problemer, inden forhandlingerne går i gang.
IP-retlige overvejelser bør indgå fra starten
En IP-due diligence handler ikke blot om at gennemgå status af registrerede rettigheder, men om at vurdere deres reelle betydning for virksomhedens forretning.
Hos Patrade arbejder vi dagligt med beskyttelse og håndhævelse af IP-rettigheder i Danmark og internationalt. Vi har derfor erfaring med at vurdere både rettighedernes juridiske styrke og deres kommercielle betydning.
Vores anbefaling er, at IP-retlige overvejelser indgår tidligt i M&A-processen, uanset om man står på køber- eller sælgersiden.
